[오픈뉴스]

❶ 참치가게 'A'는 참치해체쇼 동영상으로 사회관계망서비스(SNS)에서 유명세를 얻었고, 가게는 손님들로 문전성시를 이뤘다. 그러던 중 다른 사람이 'A'를 상표로 등록받았으니 가게이름을 바꾸거나 사용료를 내라는 경고장을 받았다.

❷ 도시락 업체 'B'는 상호를 등록하고, 기린도형과 그 아래에 'B co. Ltd'를 작은 글씨로 기재한 로고를 부착, 판매했고, 맘까페, 블로그 등에서는 ‘기린 도시락’으로 입소문이 났다. 어느 날 다른 사람이 'B'를 상표등록 받았으니, 이를 사용하는 행위는 상표권 침해에 해당된다는 경고장을 받았다.

특허청은 누군가가 먼저 상표등록을 받았다고 해서 기존에 계속 쓰던 상표나 상호 사용이 모두 금지되는 것은 아니라고 밝혔다.

상표법은 특정 요건을 갖추어 상표를 사용하는 선의의 선사용자를 보호하고 있기 때문에 이에 해당하는지 살펴볼 필요가 있다.

즉, 그 등록상표가 출원되기 전부터 부정경쟁의 목적 없이 사용한 결과 ① 해당 분야(수요자·거래사회)에서 잘 알려져 있거나, ② ‘상호’로 사용하는 경우에는 ‘선의의 선사용권자’로서 계속 사용할 수 있다.

한편, ‘상호’는 ‘상인이 영업활동 시 자기를 표시하는데 쓰는 명칭’을 말하는데, 상호를 소정의 요건에 맞추어 사용하는 경우에는 다른 사람의 등록상표와 유사하더라도 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있다.

즉, ‘인격의 동일성을 표시하는 상호’를 상거래 관행에 따라 부정경쟁의 목적 없이 등록상표가 출원되기 전부터 사용하여 왔다면 타인의 등록상표를 침해하는 행위에 해당하지 않는다.

【 관련 판례 】
▪ 판례번호 : 대법원 1995. 9. 29 선고 94다31365 판결

원고 회사가 “동성”이라는 상호를 아파트벽면에 서비스표적으로 사용한 것은 피고 회사의 서비스표 등록 훨씬 이전부터 이루어진 것이어서 이 사건 양 서비스표의 유사성이나 영업목적의 유사성, 영업활동의 지역적 인접성 등에도 불구하고 원고 회사에게 등록된 피고 회사의 서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 의사가 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이다. 그렇다면 이는 피고 회사의 등록된 서비스표권의 권리범위에 속하지 아니하므로 등록된 서비스표권의 침해에 해당하지 않는다.

다만, 이러한 선사용권은 분쟁초기에 효과적 대응이 어려운 한계가 있다. 선사용권은 상표권 침해여부를 최종판단하는 소송 단계에서 논의되는 경우가 많은 반면, 상표권자는 다른 사람의 상표사용에 즉시 제재를 가할 수 있는 수단(수사기관에의 고소장 제출, 사용금지청구권)이 있기 때문이다.

또한 ‘선사용권’이 인정되어도 다른 사람이 사용하는 것까지 금지할 수는 없다. 즉, 먼저 출원하여 상표권을 취득해야 비로소 다른 사람의 사용을 금지하거나 손해배상을 청구하는 적극적인 권리행사가 가능하다.

특허청 목성호 상표디자인심사국장은 “내가 쓰던 상표를 다른 사람이 등록받은 경우 소정의 요건을 갖춘 경우에 한하여 사용은 가능하지만 적극적인 권리행사는 어렵다.”는 점을 지적하면서 “안정적인 사업운영을 위해서는 사업 시작단계부터 상표등록을 통해 불필요한 분쟁에 휘말리지 않는 것이 중요하다.”라고 강조했다.